1 "Американское законодательство и практика по товарным знакам: использование и право на знак в случае заявок по Парижской конвенции и Мадридскому протоколу, - презентация

1 1 "Американское законодательство и практика по товарным знакам: использование и право на знак в случае заявок по Парижской конвенции и Мадридскому протоколу, подтверждение использования, процедуры оппозиции и аннулирования" Мария Елисеева Houston Eliseeva LLP Boston, Massachusetts, USA

2 2 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Право на товарный знак – это право собственности. Это такое право собственника, которое будет признано и поддержано в суде. Право собственности на товарный знак принадлежит тому, кто использует (или имеет добросовестное намерение использовать) знак в качестве обозначения происхождения своих товаров или услуг.

3 3 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Только собственник товарного знака может быть заявителем по заявке о регистрации ТЗ Если заявитель не является собственником ТЗ на дату подачи заявки, такая заявка считается юридически несуществующей (неподанной, как будто ее никогда не было)

4 4 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Третье лицо, использующее ТЗ по лицензии/договору и не являющееся собственником ТЗ, не может быть заявителем на заявке или владельцем свидетельства о регистрации ТЗ КТО ЯВЛЯЕТСЯ ВЛАДЕЛЬЦЕМ ТЗ??

5 5 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Ситуация дилер/дистрибьютор Для того, чтобы быть собственником ТЗ, необязательно являться производителем соответствующих товаров Такие дилерские ТЗ существуют и называются «private brands» или «dealers brands» (ритейлерские сети имеют свои брэнды для многих товаров, которые производят их поставщики)

6 6 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Основой существования таких *собственных* брэндов является тот факт, что дилер применяет свои собственные знания, опыт, умение при выборе товаров Например, товар может продаваться под двумя ТЗ – сети распространителя и дизайнера в случае одежды или обуви...

7 7 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США В случае, когда производитель, являющийся владельцем ТЗ, вступает в дистрибьюторские отношения с третьим лицом (дилером) – дилер не приобретает никаких прав на ТЗ и не становится владельцем ТЗ Если контракт предусматривает вопросы собственности ТЗ, суд склонен оставлять договоренность сторон в силе, хотя каждый случай рассматривается на основании своих собственных фактов.

8 8 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США В случае зарубежного производителя и дистрибьютора в США собственником ТЗ является зарубежный производитель. При наличии контракта, специально оговаривающего, что права принадлежат дистрибьютору, суд, как правило, оставит договоренность сторон без изменений.

9 9 Права на ТЗ и значение регистрации ТЗ в США Права на товарный знак приобретаются по факту использования (фактического или номинального) Права на товарный знак не приобретаются просто по факту получения свидетельства о регистрации Тем не менее, федеральная регистрация ТЗ дает ощутимые преимущества владельцу свидетельства о регистрации

10 10 Значение и преимущества регистрации ТЗ в США Единая юрисдикция федерального суда в отношении дел по нарушению прав на товарный знак и дел, которые обычно не подлежат федеральной юрисдикции; В некоторых случаях в федеральном суде можно выиграть утроенный причиненный ущерб + расходы по оплате услуг адвоката

11 11 Значение и преимущества регистрации ТЗ в США Свидетельство о регистрации несет в себе презумпцию действительности ТЗ, презумпцию использования и презумпцию исключительного права использования ТЗ Регистрация может стать неоспоримой через пять лет использования после даты регистрации (неоспоримый статус не распространяется на такие основания аннулирования, как, например, предоставление в Ведомство ложной информации)

12 12 Значение и преимущества регистрации ТЗ в США Свидетельство о регистрации является оповещением об исключительном праве, что исключает защиту, основанную на «невинном» выборе и использовании ТЗ третьим лицом после даты регистрации Дата подачи заявки = дата номинального использования на всей территории США Свидетельство о регистрации необходимо для остановки импорта, нарушающего права на ТЗ

13 13 Получение/поддержание регистрации и использование 4 основания для подачи заявки и получения регистрации: Фактическое использование (section 1(a)) Намерение использования (section 1(b)) Парижская Конвенция (sections 44(d), 44(e)) Мадридский Протокол (section 66 (a))

14 14 Получение/поддержание регистрации и использование Зарубежный заявитель может получить свидетельство о регистрации на основании международных соглашений без подтверждения использования Это не значит, что регистрацию можно поддерживать также без подтверждения использования

15 15 Получение/поддержание регистрации и использование Если использование не начато в течение трех лет – возникает презумпция неиспользования для аннулирования регистрации Если между 5-м и 6-м годами после регистрации не подана декларация о продолжающемся использовании, такая регистрация автоматически считается аннулированной. (Для Мадридских регистраций дополнительных сроков нет)

16 16 Получение/поддержание регистрации и использование Даже при наличии свидетельства о регистрации (по Парижской Конвенции или Мадриду), без фактического использования ТЗ его владелец не может подать в суд иск о нарушении третьими лицами прав на этот ТЗ

17 17 Процедуры оппозиции и аннулирования ТЗ Оппозиция – процедура по предотвращению регистрации ТЗ, который ещё не зарегистрирован (находится на стадии заявки). Аннулирование – процедура, относящаяся к уже зарегистрированному ТЗ.

18 18 Процедуры оппозиции и аннулирования ТЗ Кто может подать петицию по аннулированию или оппозиции? «any person who believes he would be damaged by the registration of the mark

19 19 Главный и Дополнительный Реестры Ведомства США по Товарным Знакам Главный Реестр (Principal Register) – преимущества регистрации в Главном Реестре перечислены на слайдах Дополнительный Реестр (Supplemental Register) – некоторые ТЗ, которые не подлежат регистрации в Главном Реестре, могут быть помещены в Дополнительный Реестр. Какие это ТЗ и зачем это надо?

20 20 Главный и Дополнительный Реестры Ведомства США по Товарным Знакам ТЗ, которым отказано в регистрации в Главном Реестре на основании описательности, но которые со временем могут приобрести различительную способность, могут быть зарегистрированы в Дополнительном Реестре Для помещения в Дополнительный Реестр должно быть фактическое использование ТЗ.

21 21 Главный и Дополнительный Реестры Ведомства по Товарным Знакам Регистрация в Дополнительном Реестре дает некоторые преимущества, как то: Презумпция приобретенной различительной способности после 5 лет с даты регистрации Юрисдикцию федерального суда Можно маркировать товары знаком ® Регистрация в Дополнительном Реестре может быть использована Ведомством против заявки на регистрацию в Главном Реестре в случае существенно идентичных ТЗ в отношении существенно схожих товаров или услуг.

22 22 Спасибо за внимание Копию этих слайдов можно получить, послав запрос по электронной почте на адрес Вопросы можно задать по тому же электронному адресу