Защита товарных знаков Включение товарных знаков в Таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности Докладчик: Дмитрий Марканов, руководитель отдела товарных знаков и практики разрешения споров PATENTUS Москва 2014

2 Зачем нужен ТРОИС Исключительные права предоставляют легальную монополию правообладателю. Само по себе право не устранит контрафакт с рынка. Исключительное право имеет ценность только при наличии эффективных механизмов защиты. Для защиты необходимо выявление контрафакта, пресечение его поставок, привлечение нарушителей к ответственности. Значительное количество товаров всех товарных групп импортируется в РФ, контроль товаров на границе - эффективный механизм защиты (таможенный контроль). В целях повышения эффективности таможенного контроля в 2004 году начал функционирование ТРОИС РФ. Государства члены таможенного союза также ведут свои национальные реестры. Идут работы по введению в действие Единого реестра.

3 Статистика ФТС РФ По сведениям на г. в ТРОИС РФ внесено более 3000 объектов интеллектуальной собственности, большая часть из которых – товарные знаки. Таможенными органами возбуждено в 2013 году 1188 дел об административных правонарушениях (далее – дела об АП): -Из них 1155 дел об АП – по статье КоАП РФ (незаконное использование товарного знака), -33 дела об АП – по части первой статьи 7.12 КоАП РФ (нарушение авторских и смежных прав), -Выявлено более 9,4 млн. единиц контрафактной продукции, предотвращен ущерб, который мог бы быть нанесен правообладателям объектов интеллектуальной собственности на сумму около 5 млрд. руб. (в 2012 году сумма ущерба составила 2,3 млрд. руб.) Актуальные сведения отражены на сайте ФТС РФ

4 Защита прав Одним из основных способов защиты товарных знаков является включение их в таможенный реестр Для начала необходимо определится с тем, что ввозимый в РФ товар может быть отнесен к одной из двух категорий: а) контрафакт (подделка, произведенная не правообладателем знака), б) параллельный импорт (оригинальный товар, ввозится не уполномоченным импортером).

5 ФТС РФ Действия ФТС РФ после внесения товарного знака в ТРОИС: ФТС сообщает правообладателю о том, что выявлен товар, обладающий признаками контрафактности. ФТС ограничивает выпуск товара в свободное обращение на 10 дней и незамедлительно предоставляет необходимые сведение о количестве товара и импортере. На основании представленных сведений определяется, является ли товар оригинальным или нет, нужно ли его останавливать.

6 Ввоз контрафакта После уведомления ФТС, если товар контрафактный, в таможню направляется соответствующее письмо. Таможня продлевает ограничение ввоза еще на 10 дней. В итоге, общий срок приостановления составляет 20 дней. В течение этого времени таможня возбуждает административное дело по ст КоАП РФ, накладывает арест на товары, проводит расследование (если нужно назначает и проводит экспертизу). По итогам расследования таможня готовит и передает материалы в арбитражный суд. В рамках судебного дела таможня выступает заявителем, а нарушитель является ответчиком. Компанию - правообладателя привлекают третьим лицом. Дело таможня ведет самостоятельно.

7 Ввоз контрафакта Суд рассматривает дело и принимает решение, контрафактный товар уничтожается, на ответчика накладывается штраф в пользу государства. Т.о. в случае ввоза контрафактного товара таможня самостоятельно предпринимает все необходимые действия для привлечения нарушителя к административной ответственности и уничтожения товара. Кроме рассматриваемого в суде дела, возбужденного по заявлению таможни о привлечении ответчика к административной ответственности по ст КоАП РФ (административного дела), Правообладатель имеет право подать самостоятельное исковое заявление (гражданское дело) о запрете ответчику незаконного использования Вашего товарного знака и взыскании компенсации (к примеру, в размере двойной стоимости контрафактных товаров).

8 Суды Судебная практика по ввозу контрафактных товаров Определение об отказе в передаче дела в Президиум ВАС РФ дела ВАС-3737/14 от г. Контрафактные запчасти для легковых автомобилей, маркированные товарным знаком «NISSAN», были уничтожены. Решением Арбитражного суда Брянской области по делу А /2013 от г. были конфискованы товары «Игрушки, несущие на себе массу тела ребенка, детские автомобили, приводимые в движение мотором 18 Вт, маркированные товарным знаком «AUDI». Решением Арбитражного суда Республики Дагестан по делу А /2013 от г. были конфискованы диски колесные для легковых автомобилей из алюминиевого сплава без установочных комплектов, обозначенные товарным знаком «AMG». Решением Арбитражного суда Еврейской Автономной области по делу А /2013 от г. были конфискованы колодки тормозные, маркированные товарным знаком «TOYOTA».

9 Параллельный импорт Для остановки параллельного импорта необходимо внимательнее составлять заявление и гораздо активнее действовать. После приостановки ввоза таможня будет незамедлительно сообщать правообладателю об имеющих место фактах ввоза. В ответ на уведомление ФТС необходимо указать, что товар ввозится не уполномоченным импортером и просить продлить срок ограничения ввоза еще на 10 дней. Таможня продлит срок в обязательном порядке. Итого срок ограничения на ввоз составит 20 дней. К сожалению, в отличие от ситуации с контрафактом, административное дело по параллельному импорту таможня возбуждать не имеет права. Поэтому все будет зависеть только от Ваших действий. В течение 20 дней (пока ввоз приостановлен) необходимо подготовить и подать гражданский иск. В рамках иска помимо прочего нужно просить наложить арест на товары. Шансы на арест товаров 50/50, но если получится, товар впоследствии будет уничтожен. Зависит от суда. Заявление встречных обеспечительных мер (с внесением денежных средств на депозитный счет суда) существенно увеличивает шансы на наложение ареста на товары.

10 Суды Судебная практика по параллельному импорту Арбитражный суд города Москвы вынес решение от по делу А /11, которым признал незаконными действия ООО «Элит Вода Ру» по ввозу на территорию РФ товара (минеральной воды), маркированного товарными знаками «S.PELLEGRINO»; обязал изъять и уничтожить товар, маркированный товарными знаками «S.PELLEGRINO». Постановлением 9 Арбитражного апелляционного суда от и Постановлением ФАС Московского округа от решение оставлено без изменения, в передаче дела в Президиум ВАС отказано (Определение ВАС-4558/12 от ).

11 Суды Судебная практика по параллельному импорту По иску Компании «Диаджео Айерлэнд» к ООО «Элит Вода Ру» (дело А /11) Арбитражный суд города Москвы вынес решение от , в котором удовлетворил требования Истца о запрете ООО «Элит Вода Ру» совершать любые действия по использованию товарного знака «GUINNESS» без согласия его владельца. С Ответчика взыскана денежная компенсация в размере (один миллион) руб. С решением согласились вышестоящие судебные инстанции, ВАС РФ отказал в передаче дела в Президиум ВАС (Определение ВАС- 681/12 от ).

12 Суды Судебная практика по параллельному импорту Арбитражным судом города Москвы по делу А /11 вынесено решение от , которым ООО «Да-Линк» запрещено совершение любых действий по использованию товарного знака со словесным обозначением «KRUSOVICE» без согласия правообладателя; в пользу Истца было взыскано руб. компенсации. Постановлением 9 Арбитражного апелляционного суда от , Постановлением ФАС Московского округа от решение оставлено без изменения. Определением ВАС от ВАС /12 в передаче дела в Президиум ВАС отказано.

13 ВАС РФ Решение ВАС РФ по делу No.ВАС-19853/13 от г. Порядок действий таможенных органов Российской Федерации при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, утвержденного приказом Федеральной таможенной службы от No. 626 (далее - Порядок) определяет перечень, сроки и последовательность действий таможенных органов в РФ при принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, связанных с приостановлением выпуска товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности. В рамках дела ВАС-19853/13 ООО «АВТОлогистика» и ООО «Ванардоселект», обратились в Высший Арбитражный Суд РФ с заявлением о признании недействующими пунктов 3, 12, 14, 17 Порядка. ВАС РФ рассмотрел заявление и принял решение о признании Порядка недействующим, как не соответствующий Указу Президента РФ от No. 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти».

14 ВАС РФ Решение ВАС РФ по делу No.ВАС-19853/13 от г. В настоящее время ФТС РФ занимается подготовкой нового нормативного акта о принятии мер по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, не противоречащего Таможенному кодексу Таможенного союза. До вступления акта в силу, продолжает действовать аналогичный порядок принятия мер, предусмотренный таможенным кодексом Таможенного союза. Внесение товарных знаков в таможенный реестр регламентируется Таможенным Кодексом Таможенного союза и положениями Административного регламента ФТС по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности (в части не противоречащей кодексу).

15 Правовая база Таможенный кодекс Таможенного союза (Глава 46). «Соглашение о Едином таможенном реестре объектов интеллектуальной собственности государств - членов Таможенного союза» (Заключено в г. Санкт-Петербурге ). Регламент взаимодействия таможенных органов государств членов ТС по вопросам ведения Единого ТРОИС (утвержден Решением Комиссии ТС от г. 290). В части ТРОИС РФ также: Федеральный закон от N 311-ФЗ (ред. от ) «О таможенном регулировании в Российской Федерации» (Глава 42). «Административный регламент Федеральной таможенной службы по исполнению государственной функции по ведению таможенного реестра объектов интеллектуальной собственности» (утвержден Приказом ФТС России от г. 1488).

16 О ТРОИС Какой орган ведет ТРОИС Согласно п. 1 ст. 307 ФЗ «О таможенном регулировании» реестр ведет федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области таможенного дела, в порядке, установленном этим органом. Т.е. Федеральная таможенная служба России, адрес: , г. Москва, ул. Новозаводская, д.11/15. Единый реестр согласно Решению Комиссии ТС от г. 290 будет вести также ФТС России. Что можно внести в ТРОИС: Согласно п. 1 статьи 307 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности включаются: - объекты авторского права, объекты смежных прав, - товарные знаки, знаки обслуживания, - наименования мест происхождения товара. В одном заявлении можно указывать ОИС только одного вида. За включение в реестр плата не взимается.

17 Сроки Срок на принятие решения о включении в ТРОИС: Согласно п. 6 ст. 306 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» ФТС рассматривает заявление и принимает решение о принятии мер (отказе в принятии мер), связанных с приостановлением выпуска товаров в срок, не превышающий одного месяца со дня поступления заявления. Согласно п. 7 ст. 306 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» ФТС вправе продлить срок рассмотрения заявления, но не более чем на один месяц. При этом, согласно п. 8 ст. 306 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» общий срок рассмотрения заявления не может быть более трех месяцев. Срок защиты прав: Согласно статье 329 ТК ТС срок защиты прав составляет не более 2 (двух) лет со дня включения в ТРОИС и не может превышать срока действия прав правообладателя на соответствующий объект интеллектуальной собственности. Срок может быть продлен на основании заявления правообладателя неограниченное количество раз.

18 Перечень документов 1. Сведения о правообладателе. Наименование, адрес. Приложить копии учредительных и регистрационных документов, а также выписку из торгового реестра. Для нерезидентов необходимо заверение документов. 2. Сведения о представителях правообладателя. Перечень представителей, с приложением копий паспортов и соответствующей доверенности. 3. Сведения об объекте охраны. Номер свидетельства на ТЗ. Прикладываются документы, подтверждающие правовую охрану: Свидетельство на ТЗ и справка из Роспатента/Распечатка сведений о регистрации и справка из ВОИС. Договоры уступки и лицензии. 4. Коды ТН ВЭД.

19 Перечень документов 5. Срок принятия таможенными органами мер по приостановлению выпуска товаров. Как указано не более 2 лет. 6. Обязательство правообладателя о возмещении имущественного вреда и страхования гражданской ответственности. 7. Договор страхования имущественной ответственности или гарантия банка. Сумма не мене рублей. Пункт 3 Ст. 307 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ» предоставляет возможность заключить и предоставить договор страхования в течение 1 месяца с принятия решения ФТС. 8. Сведения об оригинальных товарах. 9. Сведения о контрафактных товарах.

20 Сведения о товарах Сведения об оригинальных товарах: Официальный (уполномоченный) производитель. Официальный (уполномоченный) поставщик (отправитель). Официальные (уполномоченные) импортеры. Таможни/таможенные посты, через которые может производиться ввоз и таможенное оформление/временное хранение оригинальных товаров. Описание и отличительные признаки оригинальных товаров. Любые отличительные и специфические признаки.

21 Сведения о товарах Сведения о товарах, обладающих признаками контрафактности: Исходя из ст. 306 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»: 1. Правообладатель должен указать достаточные основания того, что имеет место нарушение его прав. 2. Заявление должно содержать сведения о контрафактных товарах достаточно подробные для того, чтобы таможенные органы могли выявить такие товары. 3. К заявлению правообладатель может приложить образцы товаров. Т.о. необходимо привести сведения о контрафактных товарах и известных фактах нарушения, дать подробное описание товаров, указать все известные сведения о производителях и импортерах, местах ввоза и т.д. Если же контрафактных товаров нет, существует риск отказа в принятии решения о включении в ТРОИС, несмотря на п. 9 ст. 307, устанавливающей перечень оснований для принятия отказного решения.

22 Важно Важно отвечать на запросы Согласно п. 4 ст. 307 ФЗ «О таможенном регулировании в РФ»: 4. Объект интеллектуальной собственности подлежит исключению из реестра в следующих случаях: … 4) если правообладатель в течение сроков приостановления выпуска товаров не обратился в уполномоченный в соответствии с законодательством Российской Федерации орган за защитой своих прав либо не обратился в таможенный орган с заявлением об отмене решения о приостановлении выпуска товаров.

23 Изъятия Статья 328. Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности, принимаемые таможенными органами … 2. Меры по защите прав на объекты интеллектуальной собственности не применяются таможенными органами в отношении товаров, перемещаемых через таможенную границу: 1) физическими лицами для личного пользования, в том числе пересылаемых в их адрес в международных почтовых отправлениях; 2) в соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита; 3) дипломатическими представительствами, консульскими учреждениями, иными официальными представительствами иностранных государств, международными организациями, персоналом этих представительств, учреждений и организаций, для официального и личного пользования.

24 Примечания На письма таможенных органов о ввозе на территорию РФ товаров необходимо обязательно отвечать, в противном случае товарный знак может быть исключен из ТРОИС. Продление внесения товарного знака необходимо начинать заниматься не позднее 1 месяца до истечения срока принятия мер. Максимальный срок всего 2 года. При параллельном импорте сложно наложить арест. Не проработана процедура включения НМПТ. Слишком много обязательных процедурных требований.

25 The end Спасибо за внимание! Дмитрий Марканов, руководитель отдела товарных знаков и практики разрешения споров PATENTUS +7 (495)