Рекомендации по защите российских изобретений и товарных знаков в США Мария Елисеева Houston Eliseeva LLP Boston, Massachusetts, USA

2 Основания для регистрация товарный знаков Фактическое коммерческое использование в США Намерение коммерческого использования в США Парижская Конвенция Мадридский Протокол

3 Намерение использования ТЗ Имеется в виду добросовестное намерение Необходимо при подаче заявки на регистрацию Если такое намерение не подтверждается в будущем – заявка или регистрация может быть аннулированы Намерение использования относится КО ВСЕМ заявляемым товарам и услугам

4 Намерение использования Добросовестное намерение использования не обязывает заявителя действительно коммерчески использовать все перечисленные товары и услуги Перечень можно сократить при подтверждении использования ДОБРОСОВЕТСНОЕ НАМЕРЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТНОСИТСЯ КО ВСЕМ ТОВАРАМ И УСЛУГАМ НА ДАТУ ПОДАЧИ В США

5 Регистрация ТЗ по Парижской Конвенции и Мадриду Отличие – нет требования подтверждения использования до регистрации заявки. ЭТО НЕ ИНДУЛЬГЕНЦИЯ! Точно также необходимо добросовестное намерение использования на дату подачи в США Перечни, в которые включены все товары или услуги по какому-то классу, могут не удовлетворять условию добросовестного намерения использования всех перечисленных товаров и услуг

6 Регистрация ТЗ по Парижской Конвенции и Мадриду Кара за отсутствие добросовестного намерения использования ВСЕХ перечисленных товаров и услуг – аннулирования заявки или регистрации Аналогично – декларация об использовании – если нет использования хотя бы одного из перечисленных в декларации товаров или услуг, Ведомство аннулирует заявку или регистрацию

7 Некоторые важные моменты процедуры регистрации ТЗ - презумпция неиспользования Возникает через 3 года с даты регистрации Если использования не начато – через 3 годя бремя доказательства переходит к правообладателю

8 Некоторые важные моменты процедуры регистрации ТЗ – отозванная заявка Восстановление отозванных заявок – 2 месяца с даты отправки уведомления Where a petitioner seeks to reactivate an application or registration that was abandoned, cancelled or expired because papers were lost or mishandled, the Director may deny the petition if the petitioner was not diligent in checking the status of the application or registration.

9 Восстановление отозванной заявки To be considered diligent, a petitioner must: (1) During the pendency of an application, check the status of the application every six months between the filing date of the application and issuance of a registration; (Правило 2.146(i)(1))

10 Что значит проверять статус заявки? С появлением онлайн копий делопроизводства по товарным знакам, в обязанность заявителей входит проверять статус заявки на сайте Ведомства Где? – Здесь! – TARR на сайте Ведомства

11 Информация о статусе PROSECUTION HISTORY Abandonment Notice Mailed - No Use Statement Filed Abandonment - No use statement filed Case File In TICRS Notice of allowance - mailed Notice of Allowance canceled Petition To Revive-Granted Petition To Revive-Received PAPER RECEIVED Abandonment - No use statement filed Notice of allowance - mailed Published for opposition Notice of publication Approved for Pub - Principal Register (Initial exam) Assigned To Examiner

12 Мадридские заявки в США – проблема адреса переписки Бывает, что в при передаче информации из ВОИСа в Ведомство США неправильно передается информация об адресе для переписки. В такой случае никакие бумаги из Ведомства не доходят до получателя. Заявка становится отозванной, заявитель об этом не знает, через какое-то время ее становится невозможно восстановить.

13 Некоторые моменты подачи и проведения патентных заявок в Ведомстве США Из чего складывается подача заявки: Собственно заявка Декларация авторов/правопередоточный документ (если есть) Перечень источников, релевантных охраноспособности (Information Disclosure Statement) Сопровождающие формы Часто – работа над формулой Пошлина

14 Декларация авторов Декларация - это заявление автора о том, что он считает себя первым автором изобретения и несодрал это изобретение у кого-то другого. Обязанность раскрытия информации. Если авторы не сильны в юридическом английском – возможно, имеет смысл подписывать двуязычную декларацию. Если автор не понял, что он подписывает – будущий патент может быть признан недействительным

15 Перевод Значение хорошего перевода невозможно переоценить! Огромные проблемы с переводами. Если эксперт видит перед собой перевод невысокого качества, экспертиза по этой заявке будет соответствующая… Фактически пропадает первое возражение

16 Перечень источников (IDS) Требование законодательства США Заявитель и его представители обязаны подать в Ведомство список (и часто копии) источников, которые могут быть релевантными к заявленному изобретению Утаивание такой информации может привести к аннулированию патента Можно подавать после даты подачи

17 Работа над формулой Не обязательно при подаче Часто в интересах заявителя Независимые И ЗАВИСИМЫЕ ПУНКТЫ формулы дают юридическую защиту в случае судебного преследования нарушителя патента. ЗАВИСИМЫЕ ПУНКТЫ ВАЖНЫ!!! Формулу лучше писать в американском формате, понятном эксперту.

18 Пошлины и процесс экспертизы Пошлина за подачу $1000 – покрывает 20 пунктов формулы, из них 3 независимых. Каждый дополнительный независимых пункт - $200, зависимый - $50. Для физлиц, малых предприятий, университетов и исследовательских институтов, некоммерческих организаций – 50% от указанных сумм.

19 Пошлины и процесс экспертизы Как правило, в процессе экспертизы Ведомство выдает два возражения (если не было решения о выдаче) Как правило, второе возражение является финальным (Final Office Action) Поправки, которые после Final Office Action вводят в формулу дополнительный признак, ранее не содержащийся в формуле, как правило, Ведомством отвергаются

20 Что делать после Final Office Action? 3 варианта: 1.Можно продолжать экспертизу за дополнительную пошлину: - Request for Continuing Examination ($790) - Продолжающая заявка (полная пошлина) 2.Апелляция в Палату по Патентным Спорам 3.Обсудить формулу с экспертом - разрешения о выдаче (небольшие поправки)

21 Нацфаза или Продолжающая заявка в США из заявки РСТ ВАЖНО!! Два способа получить патент США из заявки РСТ: 1. Нацфазная заявка 2. Продолжающая заявка Обе процедуры приводят к патенту США (в случае охраноспособного изобретения)

22 Нацфаза или Продолжающая заявка в США из заявки РСТ Какая процедура предпочтительнее? Нет единого рецепта, хотя часто предпочтительнее бывает процедура продолжающей заявки из заявки РСТ. Почему?

23 Нацфаза или Продолжающая заявка в США из заявки РСТ При подаче продолжающей заявки можно получить дату подачи просто подав текст заявки Пошлину можно подавать позже (после 30 месячного срока) Можно переписать формулу изобретения, если нужно БЫСТРЕЕ ПРОХОДИТ В ВЕДОМСТВЕ Нацфазная заявка сидит на этапе формальной экспертизы около 10 месяцев

24 Нацфаза или Продолжающая заявка в США из заявки РСТ Полезно представлять, что есть два пути подачи и прохождения заявки в Ведомстве из заявки РСТ, различия в основном процедурные. Каждая из двух процедур имеет преимущества, хотя бы в общих чертах их полезно представлять.

25 Спасибо за внимание! Пишите, звоните: (моб) (раб) (факс)