Залоги интеллектуальной собственности в России Екатерина Тиллинг Адвокат 24 октября 2006 года

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Содержание Что является предметом залога Могут ли права на объекты ИС быть предметом залога Виды объектов ИС и прав на эти объекты, которые могут быть предметом залога Вопросы оценки объектов ИС и прав на эти объекты Правовые обеспечения сделки залога объектов ИС и прав на эти объекты

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Предмет залога 3 Виды объектов гражданских прав (ст. 128 ГК РФ) Вещи, включая деньги и ценные бумаги, Иное имущество, включая имущественные права, Работы и услуги Информация Результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность) Нематериальные блага Буквальное толкование этой нормы позволяет сделать вывод о том, что имущество (имущественные права) и ИС являются разными объектами гражданских прав. ИС не относится формально к вещам или иному имуществу. Тем не менее это не дает оснований для запрета совершения сделок о залоге объектов ИС и прав на использование этих объектов.

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Предмет залога 4 - всякое имущество, в том числе вещи и имущественные права (требования), за исключением имущества, изъятого из оборота, требований, неразрывно связанных с личностью кредитора…, и иных прав, уступка которых другому лицу запрещена законом (ст. 336 ГК РФ) - Любое имущество, которое в соответствии с законодательством РФ может быть отчуждено залогодателем (ст. 6 Закона РФ «О залоге» от г ) Т.О.: Интеллектуальная собственность является оборотоспособным объектом Законодательно допустим договор залога объектов ИС и прав на эти объекты

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Виды объектов ИС и прав на эти объекты, которые могут быть предметом залога 5 Интеллектуальная собственность - исключительное право гражданина или юридического лица на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, выполняемых работ или услуг (фирменное наименование, товарных знак, знак обслуживания) (ст. 138 ГК РФ).

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Виды объектов ИС и прав на эти объекты, которые могут быть предметом залога 6 Товарные знаки Исключительные права на объекты авторского права Права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Вопросы оценки стоимости объектов ИС и прав на эти объекты 7 Все действия по оценке объектов ИС регулируются Федеральным законом «Об оценке и оценочной деятельности в РФ» от 29 июля 1998 года Обязательно к применению субъектами оценочной деятельности Постановление Правительства РФ «Об утверждении стандартов оценки» _________________________ Все разнообразие рыночных ситуаций, встречающихся в хозяйственной практике, при которых необходима оценка стоимости ИС в самом общем виде можно сгруппировать в два основных вида Оценка стоимости в обмене или рыночная стоимость Оценка стоимости в использовании

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Вопросы оценки стоимости объектов ИС и прав на эти объекты 8 Рыночная стоимость объекта оценки – наиболее вероятная цена, по которой объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой информацией, а не величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства Стоимость в обмене или рыночная стоимость предполагает вероятную цену продажи при условии, что рынок, на котором происходит переход собственности из одних рук в другие, является открытым и конкурентным, где цены сделок зависят от соотношения спроса и предложения. Эта стоимость определяется конкретными обстоятельствами и реальными экономическими факторами, что позволяет называть ее объективной стоимостью, и она является наиболее убедительной для сторон, участвующих в планируемой сделке.

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Вопросы оценки стоимости объектов ИС и прав на эти объекты 9 Стоимость в использовании подразумевает стоимость собственности в представлениях конкретного пользователя, что связано с потребностями конкретного субъекта хозяйствования и носит субъективный характер (например, инвестиционная стоимость - стоимость для конкретного инвестора) Эта стоимость рассчитывается исходя из данных, предоставляемых заказчиком оценки, без проверки их соответствия представлениям рынка о параметрах и возможных объемах реализации оцениваемой стоимости. Здесь отсутствует положение о том, что предстоящая сделка рассматривается как гипотетическая, которая может состояться между типичным продавцом и типичным покупателем, выполнение которого необходимо при определении обоснованной рыночной стоимости.

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Вопросы оценки стоимости объектов ИС и прав на эти объекты 10 Пример: Модель расчета стоимости бренда основана на подсчете чистой текущей стоимости прибылей, которые принесет бренд в будущем. Определяются следующие ключевые компоненты: Финансовые прогнозы Роль брендинга Сила бренда Стоимость бренда

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Правовые обеспечения сделки залога объектов ИС и прав на эти объекты 11 Риски: Основной риск – невозможность обращения взыскания на предмет залога и риск признания договора залога недействительным. Законодательством РФ не установлены требования о необходимости регистрации обременения объекта интеллектуальной собственности, не установлена процедура обращения взыскания и принудительной реализации нематериальных активов. В связи с этим, не исключена возможность того, что передаваемые в залог права уже были ранее переданы в залог (в этом случае если предшествующий договор залога содержит запрет на передачу прав в последующий залог договор залога с Банком может быть признан недействительным на основании п. 2 ст. 342 ГК РФ).

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Правовые обеспечения сделки залога объектов ИС и прав на эти объекты 12 Риски: Обращение взыскания на заложенные права может быть невозможно в силу отсутствия законодательно установленной процедуры. В случае принятия решения о кредитовании юридического лица под залог вышеуказанных исключительных прав возможно также возникновение следующих сложностей и негативных последствий: -сложно произвести адекватную оценку стоимости такого актива для целей залога; - возникнут трудности с дальнейшей реализаций предмета залога, поскольку рынок интеллектуальной собственности гораздо более ограничен, чем, например, рынок недвижимости или оборудования; - возможно последующее рыночное обесценивание предмета залога

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Правовые обеспечения сделки залога объектов ИС и прав на эти объекты 13 Обеспечение: Необходимо произвести проверку объекта ИС (товарный знак, патент) и затребовать у залогодателя следующие документы: - нотариально заверенную копию свидетельства на ТЗ или патента; - выданную по состоянию на текущую дату справку Роспатента, содержащую сведения: о правообладателе о действительности и действии охранного документа на текущую дату, о зарегистрированных и действующих лицензионных договорах на передачу прав о наличии либо отсутствии заявления патентообладателя о предоставлении любому лицу права на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца (открытая лицензия), об уплате пошлин за поддержание охранного документа в силе

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Правовые обеспечения сделки залога объектов ИС и прав на эти объекты 14 Обеспечение: Необходимо произвести проверку объекта ИС (товарный знак, патент) и затребовать у залогодателя следующие документы: - письмо, подписанное уполномоченным органом залогодателя и скрепленное его печатью, подтверждающее, что: на текущую дату патент или товарный знак не прекращен и не оспаривается, на текущую дату залогодатель является бесспорным обладателем удостоверенных патентом прав, эти права не переданы в залог, не обременены каким-либо иным образом и не ограничены в обороте, отсутствуют обязательства по отчуждению этих прав другим лицам; на текущую дату отсутствуют известные залогодателю нарушители его патентных прав (либо указать наименования нарушителей, в чем состоит суть нарушений и какие меры предприняты для их прекращения)

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Правовые обеспечения сделки залога объектов ИС и прав на эти объекты 15 Обеспечение: Необходимо произвести проверку объекта ИС – наличие исключительных авторских прав, и затребовать у залогодателя следующие документы: - оригинал документа, подтверждающего правовое основание возникновения исключительных авторских прав на произведение (договор) -письмо, подписанное уполномоченным органом залогодателя и скрепленное его печатью, подтверждающее, что: на текущую дату залогодатель является бесспорным обладателем исключительных авторских прав и эти права не переданы в залог, не обременены каким-либо иным образом и не ограничены в обороте, отсутствуют обязательства по отчуждению этих прав другим лицам; на текущую дату отсутствуют известные залогодателю нарушители его исключительных прав (либо указать наименования нарушителей, в чем состоит суть нарушений и какие меры предприняты для их прекращения)

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Правовые обеспечения сделки залога объектов ИС и прав на эти объекты 16 Обеспечение: Возможно одновременно с договором залога заключить предварительный договор уступки прав на предмет залога, в котором предусмотреть отлагательное условие для заключения основного договора – момент возникновения права обращения взыскания на предмет залога. К такому договору целесообразно приложить форму основного договора.

© Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Положения проекта IV части ГК РФ о залоге прав на ИС 17 В случаях, когда право на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации…, залог этого права также подлежит государственной регистрации (ст проекта IV части ГК РФ) Правообладатель может распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не противоречащим закону и существу такого исключительного права способом. В случае заключения договора о залоге исключительного права залогодатель вправе в течение действия этого договора использовать соответствующий результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и вправе распоряжаться исключительным правом на этот результат или средство без согласия залогодержателя, если договором н предусмотрено иное (ст проекта IV части ГК РФ)

МОСКВА Краснопресненская наб., 12 ЦМТ-II, подъезд 7 Тел.: +7 (495) Факс: +7 (495) САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ул. Шпалерная, 54 Бизнес-центр «Золотая Шпалерная» Тел.: +7 (812) Факс: +7 (812) © Pepeliaev, Goltsblat & Partners. All rights reserved. Контактная информация Благодарю за внимание!